提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 ＵＳ特許実務入門コース ■第 2 講 明細書の構成（background art/summary of invention/brief exp of Dwgs..） 講 師： 矢部 達雄 （三協国際特許事務所） 日時 2nd Week TOPICS 明細書の構成と特許英語 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ■ 米国特許出願明細書の構成 ■ Claim Drafting Exercise ■ Take Home Quiz 注意事項 ■ご利用について 「私的使用」以外の場合、例えば社内研修用テキストとしてご利用頂く場合にはご一報下さい。 また弊所の文書による承諾なしに無断転載・再配布・販売等の再利用（転用）はご遠慮ください。 ■質問等について 内容に関するご質問は電子メールでのみ受付け致しますが、原則としてＱ＆Ａ形式でホームペ ージ上で回答致しますので、個別に回答することをお約束するものではありません。ご質問等は 原文まま、或いは一部変更してホームページ上に掲載することがありますので予めご了承下さい。 尚、具体的な案件に関する質問については一切お答えできません。 質問送信先：sokei@sankyo-pat.gr.jp メール送信時の「件名」欄には、「ＨＰ 米国特許実務入門コースについて（矢部）」と記入 して下さい。 ■ 免責事項 本テキストは 2002 年 10 月１日現在の米国特許法に基づいて作成されています。条文、施行規 則の改定に合せてテキストの内容も改定致しますが、必ずしも最新の情報を反映していない場合 があります。 弊所では、本テキストに基づいて行なった手続き、対応によって生じたいかなる損害について 責任を負いません。個別具体的な案件の処理に際しては必ず専門家に意見を求めて下さい。 US 特許実務入門コース Page 1 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved 提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 米国特許出願用 英文明細書の構成 （基礎） 優先権出願明細書から米国特許明細書を作成するときのチップ By Tatsuo YABE Originally Drafted on May 2, 2000 Revised on October 9, 2002 Revised on February 25, 2003 US 特許実務入門コース Page 2 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved 提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 米国特許出願明細書の構成 (A) Title of Invention (B) Background of the Invention Field of the Invention; Description of the related art： (C) Brief Summary of Invention “These and other objects, features and advantages of the ① present invention will become more apparent upon reading of the following detailed description along with the accompanied drawings.” (D) Brief Description of Drawings (E) Detailed Description of Invention “This application is based on Japanese Patent ② Application serial no. XXX filed in Japan Patent Office on MM, DD, in YYYY, the contents of which are hereby incorporated by reference.” ③ “Although the present invention has been fully described by way of example with reference to the accompanying drawings, it is to be understood that various changes and modifications will be apparent to those skilled in the art. Therefore, unless otherwise such changes and modifications depart from the scope of the present invention hereinafter defined, they should be construed as being included therein.” (F) What is claimed is: (G) Abstract (of the disclosure) ①,②,③ 提携文 DWGs US 特許実務入門コース Page 3 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved 提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 (A) Title of Invention: 発明を端的に説明しうるタイトル「発明の名称」とすること。 余りにもタイトルが漠然として いる場合には審査官から補正要求を受ける。 (B) Background of the Invention 一般的に以下の２つのセクションに分けられる； Field of the Invention; 発明の属する技術分野を端的に説明する。 Description of the related art： 本セクションで引用し、説明している日本公報或いは外国語公報があれば、出願と同 時期に IDS として原文を提出すること＜後に審査官に要求される場合が多い； 尚、対応の英 語公報があれば、それも提出すること＞ (C) Brief Summary of Invention 本セクションではクレームに関わる発明の要旨を記載するべきで、日本出願の「課題を解決する ための手段」及び「作用効果」に対応する記載事項を全て網羅するべきではない。 ⇒ ここに 従属クレームの特徴を全て盛込むことによって発明を限定的に解釈される可能性を残すことに なるし、権利行使をするときに被疑侵害者（相手側）の弁護士より反論される材料となる。 実 務においてはクレーム１に対応する,或いは、それよりも広範な発明を記載し、その効果を短く 書くのみとする。 そしてクレーム２以降に対応する記載事項は実施例の最終ページで「発明の まとめ」として記載する。 本セクションの末尾に以下の提携文章を通常入れている。 “These and other objects, features and advantages of the present invention will become more apparent upon reading of the following detailed description along with the accompanied drawings.” (D) Brief Description of Drawings 本セクションでは添付図面各々の簡潔な説明を記載する。 通常、日本出願の「図面の簡単な説 明」をそのまま翻訳し使用して問題はない。 (E) Detailed Description of Invention ◎ 発明の詳細な説明を記載する。 ◎ 複数の実施例がある場合には第 1 実施例、第 2 実施例、第 3 実施例（以下同様） の形態で説明して良い。 ◎ 日本出願では第 1 発明ではとか、第 2 発明ではといった記載が稀にあるが、これ は望ましくない。 何故なら英訳すると 1st invention 、 2nd invention というように「発明の単 一性」を自ら否定してしまうことになりかねない。 US 特許実務入門コース Page 4 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved 提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 ◎ さらに、請求項１に関わる発明というように「請求項」を参照する記載も望まれ ない。 何故なら「請求項」は後の OA で補正され,初期の明細書の記載との整合性を失う場合 がある。 請求項の補正に対応して明細書を補正することも不可能ではないが、それは現地代理 人費用を増大するし、通常の米国出願プラクティスでは行われない。 ◎ 上述したように日本出願の「課題を解決する主題」とその「作用効果」に相当す る部分を以下のように盛込んでいます。 “ In summary, the present invention relates to a device XX which comprises X1; X2; X3; and X4. With the above described device XX, the efficiency of data transmission can be improved, thereby to reduce … Furthermore, the device XX may further comprise a part YY. With this feature, the device XX can operate in water thus … In addition, the YY can be made with ZZ…. With this feature, the part YY can be highly durable to corrosion, which enables the device XX to be used in seawater. Moreover, the ZZ may be in a shape of … With the feature, the device XX …” ◎ 以下の提携分を本セクションの末尾に入れる；＜これは米国出願における incorporation by reference という方式を有効利用し、優先権出願の英訳ミスがあった場合の補正 の根拠を維持しておこうという発想に基づきますが、未だ、CAFC の判例が出ていないので本当 にこれで可能かどうかは結論がでていない。 しかしこの文書を挿入することによってマイナス の影響は無く、最悪でも文書の削除を審査官に要請されるのみである。＞ “This application is based on Japanese Patent Application serial no. XXX filed in Japan Patent Office on MM/DD/YY, the contents of which are hereby incorporated by reference.” ◎ 通常以下の提携分をクレームの前に挿入する： “Although the present invention has been fully described by way of example with reference to the accompanying drawings, it is to be understood that various changes and modifications will be apparent to those skilled in the art. Therefore, unless otherwise such changes and modifications depart from the scope of the present invention hereinafter defined, they should be construed as being included therein.” (F) What is claimed is: ◎ クレームは改ページの後に記載しなければならない。 US 特許実務入門コース Page 5 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved 提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 ◎ 米国特許出願の基本料金（740 ドル：2002 年度）で独立クレーム３個まで、クレ ーム合計数２０個まで OK. 多数項従属クレームから直接或いは間接的に多数項従属クレーム が従属する形式は不可。（※1） ◎ クレーム数には基本的に上限は無く、独立クレーム４個目から 1 個追加毎に 84 ド ル、クレーム合計が 20 個を超える毎に 1 クレームあたり 18 ドル追加要。 （※1） ◎ （※1） 尚、多数項従属クレームが 1 つでもあれば 280 ドル支払い要。 （※1） 2003 年 02 月 4 日に USPTO の HP で公開された米国特許庁の 21 世紀戦略計画の改定案で大幅に変更される 可能性あります。⇒ Watching 要です。 ドルとなるかもしれません。 ◎ 例）出願費用が 1000 ドルで、4 つ目以降の独立クレームが一個当たり 200 Remarks added on Feb 25, 2003 by Yabe 機械関係の独立クレームは基本的に以下の形態でインデントをうまく使い記載さ れることが望ましい（著者の敬愛する紙中実氏にご指導してもらいました）。 例：A device X for cleaning an office floor comprising: a part X1; said part X1 including: a segment X1a; a segment X1b; a part X2; a part X3; and a part X4; said part X4 including: a segment X4a; a segment X4b; said segment X4b having: a sub-segment X4b-1 a sub-segment X4b-2. 注意：上記構成要素の相互関係を定義すること（カタログクレームにならないこと） ◎独立クレーム形態「プレアンブル」「移行句」「ボディ」を理解し、移行句の -comprising (open ended) -consisting of (close ended) -consisting essentially of (partially close/open ended) の意味合いを理解すること。 ◎ 基本的に Jepson 形式のクレームは使用しない； ◎ クレーム構成要素に図面参照番号を入れない； ◎ Omnibus クレームは禁止； ◎ 穴、溝、空間を積極的な構成要素としないこと；穴、溝、空間を形成する基にな る部材を積極的な構成要素とし、それに形成された穴、溝、空間という形式で定義すること。 ◎ Use クレームの使用は避ける； US 特許実務入門コース Page 6 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved 提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 ◎ Product By Process クレームは極力避ける； ◎ クレーム内での TM の使用はその使用意図が明瞭でない場合には避けること； ◎ Means + Function クレームの使用には注意を払うこと；＜日本出願の構成要素で 手段という記載は多いが、これは米国の 112 条第 6 パラグラフを意識して手段と記載していな い。 しかし、直訳すると 112 条第 6 パラグラフの means + function クレームになってしまう。 ＞ ◎ 機械電気関係のクレームでは択一的表現は可能であれば避けること； ◎ 化学関係では Markush クレームで択一表現をするのは一般的である； ◎ 定量的な範囲をクレームするときは 1 クレーム中で 2 重定義しないこと； ◎ “Enable”とか“Can”の使用に注意する。 「できる」ことと「実行する」ことは 違う。 クレームでは可能な限り「実行する」という表現にする。＜CAN ではなく DO にする ＞ (G) Abstract (of the disclosure) ◎ 現在は 50 語∼150 語で記載しなければならない。 ◎ Means という用語をユニット、機構、部、或いは、部材とかに変換すること；＜ Abstract はクレーム権利範囲とは関係なく、後に公報になったときの検索を助けるために存在す るものなので、一般人に不慣れな Means という法律用語の使用を避ける＞ US 特許実務入門コース Page 7 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved 提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 Claim Drafting Exercise： Draft one independent claim with the following information. Prior art: a connecting part is not bendable. This invention employs a bendable structure for the connecting part. Assuming this feature is novel over prior art. Prior art structure: This invention: What are the elements of claim? A pair of glasses A first lens A second lens A connecting part 1st connector 2nd connector a connecting pin Example: A pair of glasses comprising: a) b) c) including c1) c2) ………………………………………… US 特許実務入門コース Page 8 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved 提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 Example 1: A pair of glasses comprising: a) a first lens b) a second lens c) a connecting part for connecting the first lens and the second lens, said connecting part including: a first connector which is attached to the first lens; a second connector which is attached to the second lens; and a connecting pin for pivotably connecting the first connector with the second connector. Example 2: A pair of glasses having a first lens and a second lens, comprising: a) connecting part for connecting the first lens and the second lens, said connecting part including: a first connector which is attached to the first lens; a second connector which is attached to the second lens; and a connecting pin for pivotably connecting the first connector with the second connector. Example 3: (Jepson type) A pair of glasses having a first lens and a second lens which are connected together by a connecting part, characterized in that the connecting part includes a first connector which is attached to the first lens; a second connector which is attached to the second lens; and a connecting pin for pivotably connecting the first connector with the second connector. Example 4: A pair of glasses having a first lens and a second lens which are connected together by a connecting member, characterized in that the connecting member is bendable. Example 5: A pair of glasses which are connected together by a bendable member. US 特許実務入門コース Page 9 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved 提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 Take Home Quiz Translate into English: (a) クレーム (b) 特許 (c) 知的財産権 (d) クレームを補正する； (e) クレームをキャンセルする； (f) 狭いクレーム (g) 広いクレーム (h) 許可されたクレーム (i) 装置クレーム (j) 方法クレーム (k) 均等論 (l) 文言上侵害 (m) A 社の製品 B は米国特許１１１２２３を文言上侵害している。 (n) 従って、C 社は A 社に警告状を送付した。 (o) クレーム２は先行技術文献 AAA に対して新規性がある。 (p) クレーム３は先行技術文献 BBB に対して非自明である。 (q) クレーム１は先行技術 CCC に対して特許性がある。 (r) 優先権 (s) 優先権を主張する。 (t) 仮出願 (u) 本出願 (v) 意匠 US 特許実務入門コース Page 10 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved 提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 (w) 商標 (x) 特許 (y) 著作権 (z) 連邦巡回区控訴裁判所 (aa) 最高裁判所 (bb) 地方裁判所 (cc) 米国特許商標庁 (dd) 特許局通知 (ee) 特許局通知に応答する。 US 特許実務入門コース Page 11 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved 提供：三協国際特許事務所 http://www.sankyo-pat.gr.jp 2003.2.25 Possible Answers to Take Home Quiz (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) クレーム ‐ Claim 特許 ‐ Patent 知的財産権 - Intellectual property クレームを補正する； - Amend claim クレームをキャンセルする； - Cancel claim 狭いクレーム - Limited claim; narrowly limited claim 広いクレーム - Claim having a broad scope of protection; broad claim; 許可されたクレーム - Allowed claim 装置クレーム - Apparatus claim 方法クレーム - Method claim 均等論 - Doctrine of Equivalents 文言上侵害 - Literal infringement A 社の製品 B は米国特許１１１２２３を文言上侵害している。 - A’s product B literally infringes USP111223. - A’s product B falls in a literal scope of USP111223. (n) 従って、C 社は A 社に警告状を送付した。 - Thus, C sends (sent) a warning letter to A. (o) クレーム２は先行技術文献 AAA に対して新規性がある。 - Claim 2 is novel over prior art reference AAA. (p) クレーム３は先行技術文献 BBB に対して非自明である。 - Claim 3 is non-obvious over prior art reference BBB. (q) クレーム１は先行技術 CCC に対して特許性がある。 - Claim 1 is patentable over prior art reference CCC. - Claim 1 is patentably distinguished from prior art CCC. (r) 優先権 - Priority right (priority) (s) 優先権を主張する。 - Claiming priority (t) 仮出願 - Provisional application (u) 本出願 - Non-provisional application (v) 意匠 - Design patent (w) 商標 ‐ Trademark (x) 特許 ‐ Patent (y) 著作権 ‐ Copyright (z) 連邦巡回区控訴裁判所 Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) ‐米国に一つだけ存在する。 Court of Appeals for 1st Circuit ‐ Court of Appeals for 11th Circuit（第 1∼11 巡回 区控訴裁判所）と混同しないこと。 (aa) 最高裁判所 - Supreme Court (bb) 地方裁判所 - District Court (cc) 米国特許商標庁 - United States Patent and Trademark Office (dd) 特許局通知 - Office Action (Official Action) (ee) 特許局通知に応答する。 - Reply to Office Action (Respond to Office Action) US 特許実務入門コース Page 12 SANKYO INTERNATIONAL PATENT ATTORNEYS OFFICE : All Right Reserved
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