Camera di Commercio di Torino Introduzione sui nomi a dominio e sul programma dei nuovi Top Level Domains generici dell’ICANN Torino – 10 giugno 2014 Dott. Luca Barbero © STUDIO BARBERO 2014 STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD AGENDA Il Domain Name System Marchi e Nomi a Dominio Il new generic Top Level Domains Program dell’ICANN Opportunità e rischi per i titolari dei marchi derivanti dall’ampliamento delle estensioni generiche Quadro generale degli strumenti di protezione e delle procedure di difesa dei propri diritti in relazione ai nuovi Top Level Domains STUDIO BARBERO Il Domain Name System BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Il Domain Name System Ad ogni computer collegato a Internet è assegnato un numero di identificazione detto "Internet Protocol " (IP), che consiste in una sequenza numerica. Per fare fronte alla necessità sempre crescente di assegnare a ogni risorsa un IP dedicato (… Internet of things) si è passati dagli IPv4 (es. 217.18.106.88) agli IPv6 (es.2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD I nomi a dominio sono facili da ricordare E’ infatti molto più facile per gli utenti internet ricordare un indirizzo internet basato su un nome a dominio (ad esempio l’URL www.studiobarbero.com) in luogo del corrispondente indirizzo IP, ma è possibile accedere ugualmente a un sito digitando in qualsiasi browser (il software che permette la navigazione su Internet) sia il nome a dominio che l’indirizzo IP. Lo stesso vale per le e-mail come ad esempio: luca.barbero@studiobarbero.com / info@barbero.co.uk STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD I root Name Servers Nell'ambito della rete Internet nel mondo ci sono 13 computers, i root nameserver, che rispondono appunto alle richieste di risoluzione – conversione del nome a dominio nel corrispondente IP - dei nomi a dominio riguardanti il dominio principale (detto appunto root, radice). Il compito di ogni Name Server radice è quindi quello di reindirizzare le richieste relative a ciascun dominio di primo livello – i Top Level Domains - ai nameserver propri di quel TLD. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD I root (radice) Name Servers STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD I root (radice) Name Servers http://root-servers.org STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD I vari Top Level Domains Il DNS è organizzato quindi su vari livelli con i cosiddetti Top Level Domains, i suffissi posizionati all’estrema destra di un indirizzo Internet (ad es. la porzione “.com” nel nome a dominio studiobarbero.com), e i nomi a dominio di secondo livello costituiti dalla stringa alfanumerica che può appunto essere registrata dalle società, dalle organizzazioni e/o dagli individui. I Top Level Domains sono suddivisi in due principali categorie: i Top Level Domains generici (gTLDs) e i country code Top Level Domains (ccTLDs). STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD I Top Level Domains generici (gTLDs) I Top Level Domains generici sono attualmente amministrati da un gruppo di Registrars formalmente riconosciuti dalla “Internet Corporation for the Assigned Names and Numbers” (ICANN: per ulteriori informazioni http://www.icann.org). Vi erano originariamente sette gTLDs poi diventati 22 (introduzione del .xxx il 18 marzo 2011). Parte di questi sono completamente “aperti”, i.e. non richiedono requisiti particolari per la registrazione, mentre altri sono “ristretti”, essendo riservati a soggetti in grado di soddisfare determinate condizioni. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD L’ICANN STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD I country code Top Level Domains (ccTLDs) I country code Top Level Domain sono gestiti da varie autorità competenti che spaziano dalle università, ai centri di ricerca, alle organizzazioni no-profit, alle agenzie governative, alle società private. Ci sono 280 country code Top Level Domains, caratterizzati da un country code composto da due lettere e tratto dallo standard 3166-1 della International Organisation for Standardisation (http://www.iso.org/iso/en/prodsservices/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD ccTLDs (2) Le policy di registrazione dei vari country codes si sono evolute e si stanno evolvendo indipendentemente e pertanto si applicano regole anche sensibilmente diverse. Alcune restringono le registrazioni ad entità locali o richiedono che il responsabile amministrativo sia residente in un determinato territorio, mentre altre - al fine di favorire la massima espansione di tale ccTLDs non prevedono alcuna limitazione come ad esempio Tuvalu, a cui è assegnato il .tv. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Marchi e Nomi a Dominio STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Alcune caratteristiche essenziali dei marchi Territorialità Capacità distintiva Principio di specialità: prodotti e servizi rivendicazione di specifici STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Marchi e Nomi a dominio Territorialità: i marchi possono essere registrati in un determinato ambito territoriale (Nazionale, Internazionale, Marchio Comunitario) I nomi a dominio non conoscono invece alcun confine ed ogni nome a dominio, generico o ccTLD, è teoricamente accessibile in ogni parte del globo ove vi sia un accesso ad Internet STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Marchi e Nomi a dominio (2) La capacità distintiva è caratteristica essenziale per un marchio. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti esclusivamente dalla denominazione generica di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscano (specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica …) salvo nel caso del “secondary meaning” Un nome a dominio può invece anche essere generico anzi maggiore è la descrittività del segno maggiore è generalmente il “valore” commerciale (vedere ad esempio fund.com $9,999,950, datarecovery.com $1,659,000, cruises.co.uk $1,099,798) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Marchi e Nomi a dominio (3) Principio di specialità: I marchi sono tutelati in riferimento a specifici prodotti/servizi (salvo nel caso dei marchi che godano di rinomanza) e marchi identici possono pertanto coesistere anche nello stesso territorio se relativi a prodotti/servizi diversi come ad esempio FIESTA (fiesta.com di terzi dal 1995) o SEAT. I nomi a dominio, a causa dei limiti tecnici del Domain Name System, sono unici in ogni Top Level domain. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD La natura giuridica dei nomi a dominio Prima dell’emanazione del Codice di Proprietà Industriale, non era pacifico che i nomi a dominio potessero essere qualificati come segni distintivi. Erano considerati da una parte della dottrina e della giurisprudenza come meri indirizzi numerici tradotti in caratteri alfanumerici. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD I nomi a dominio nel CPI I nomi a dominio sono oggi segni distintivi tipici non titolati Il D. Lgs. 131/2010 ha provveduto a sostituire la precedente locuzione “nome a dominio aziendale” con “nome a dominio di un sito usato nell’attività economica” al fine di estendere la protezione a tutti i casi in cui un segno sia usato per finalità economiche (ad es.: percependo proventi pubblicitari quale una pagina PPC), anche al di fuori di un’attività d’impresa. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD I nomi a dominio nel CPI Art. 12. Novità 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: … b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica , o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. ... STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD I nomi a dominio nel CPI Art. 22 Unitarietà dei segni distintivi 1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo (1) un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD I nomi a dominio nel CPI Art. 118 Rivendica 6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione. Art. 133. Tutela cautelare dei nomi a dominio 1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Il new generic Top Level Domains Program dell’ICANN STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Lunga gestazione del progetto Inizio delle discussioni in seno al “Generic Names Supporting Organization” (GNSO) sin dal dicembre 2005 che si sono concluse nel Settembre 2007. Nel Giugno 2008, durante il meeting di Parigi, il Board dell’ICANN ha approvato la raccomandazione del GNSO per l’introduzione dei New gTLDs all’interno Root Servers STUDIO BARBERO ICANN BARBERO & ASSOCIATES LTD STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD 20 giugno 2011 – Il Voto!!! A Singapore il Board dell’ICANN ha approvato l’Applicant Guidebook e la finestra per la presentazione delle domande dal 12 gennario al 12 aprile 2012 (… con “glitch” al 30 Maggio!). STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Il “Reveal day” http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Nuovi Top Level Domains – 1930 domande http://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Nuovi Top Level Domains richiesti http://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Nuovi Top Level Domains generici Sono state presentate 1930 applications (delle quali 201 sono state in seguito ritirate), comprensive di 1409 estensioni uniche, 230 estensioni richieste da più di un applicant e 116 Internationalized Domain Names. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Nuovi Top Level Domains generici: Le estensioni più richieste .app (13) .home, .inc (11) .art (10) .blog, .shop, .llc, .book (9) .design (8) .mail, .news, .hotel, .store, .web, .love, .cloud, .ltd (7) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD New generic Top Level Domains: ad oggi 304 ! http://newgtlds.icann.org/en/ STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Nuovi Top Level Domains generici - Categorie Estensioni geografiche, generiche e .brand “Closed” e “open” Top Level Domains STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Nuovi Top Level Domains generici: estensioni geografiche Alcuni esempi: .ABUDHABI, .ALSACE, .AMSTERDAM, .BARCELONA, .BAYERN, .BERLIN, .BOSTON, .BRUSSELS, .BUDAPEST, .CATALONIA, .DUBAI, .DURBAN, .HAMBURG, .HELSINKI, .ISTANBUL, .KYOTO, .LONDON, .MADRID, .MELBOURNE, .MIAMI, MOSCOW, .NYC, .OSAKA, .PARIS, .QUEBEC, .RIO, .ROMA, .STOCKHOLM, .SWISS, .SYDNEY, .TIROL, .TOKYO, .WALES, .МОСКВА (MOSCOW), .РУС (RUSSIAN COMMUNITY), ابوظبي.(ABU DHABI), .广东 (GUANDONG), .广州 (GUANGZHOU) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Nuovi Top Level Domains generici: estensioni generiche Alcuni esempi: .APP, .ART, .BABY, .BARGAINS, .BOUTIQUE, .CAREERS, .CARS, .CHANNEL, .CLOTHING, .COMPANY, .DEAL, .EAT, .FASHION, .FILM, .FOOD, .GREEN, .HOTEL, .INC, .INSURANCE, .LAW, .LEASE, .LUXURY, .MEDIA, .MOBILE, .MUSIC, .NEWS, .ONLINE, .PHOTOS, .PIZZA, .SALE, .SHOES, .SHOP, .STORE, .THEATER, .WEB, . 在线 (“online” in Chinese), بازار. (“bazaar” in Arabic), .コム (“com” in Japanese), Сайт (“site” in Cyrillic) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Nuovi Top Level Domains generici: .brand (664 applications) Alcuni esempi: .ALFAROMEO,. ALSTOM, .AMAZON, .AUDI, .BARCLAYS, .BBC, .BOSCH, .BUGATTI, .CALVINKLEIN, .CANALPLUS, .CANON, .CARTIER, .CHEVROLET, .CHLOE, .COACH, .CIALIS, .CLUBMED, .DELMONTE, .DELOITTE, .ERICSSON, .FERRARI, .FERRERO, .FIAT, .GOOGLE, .GUCCI, .HOTMAIL, .HONDA, .HYUNDAI, .JAGUAR, .KERASTASE, .KINDER, .LAMBORGHINI, .LANCIA, .LANCASTER., .LANCOME, .LEGO, .LOREAL, MCDONALDS, .MERCK, .MICROSOFT, .MITSUBISHI, .NEWHOLLAND, .NIKE, .NIKON, .NOKIA, .OMEGA, .PANASONIC, .PANERAI, .PHILIPS, .ROCHER, .RICHEMONT, .SAMSUNG, .SANOFI, .SKYPE, .SYMANTEC, .SONY, .TOYOTA, .VIRGIN, .VISA, .VOLKSWAGEN, .VOLVO, .YAHOO. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD “CLOSED” TOP LEVEL DOMAINS (1) Closed Brand Top Level Domains: Top Level Domains corrispondenti a marchi, richiesti dai rispettivi titolari a tutela dei loro diritti di proprietà intellettuale. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD “CLOSED” TOP LEVEL DOMAINS (2) Obiettivi: Creare uno spazio sicuro per dialogare con i consumatori e per gli acquisti online Sviluppare un proprio social network / Intranet Supportare siti sui quattro “schermi”: telefono, tablet, PC, TV Fornire la possibilità di registrare un nome a dominio .brand ai partner/licenziatari/distributori, mantenendone il controllo Trasformare un servizio gratuito in un servizio a pagamento con funzionalità più avanzate STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD “CLOSED” TOP LEVEL DOMAINS (3) Closed generic Top Level Domains: Top Level Domains costituiti da termini generici ma nei quali la registrazione di nomi a dominio di secondo livello sarà riservata a soggetti aventi determinati requisiti (es. .JEWELRY, .WATCHES, .MAKEUP, .SKIN) Google: 101; Amazon: 76; Richemont 14; Microsoft: 11; STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD “OPEN” TOP LEVEL DOMAINS Open generic Top Level Domains: Top Level Domains costituiti da termini generici nei quali la registrazione di nomi a dominio di secondo livello è aperta a chiunque ne faccia richiesta (es. .SHOP, .ONLINE, .STORE, .APP, .LAW, .MAIL., .FASHION, .LUXURY). Open restricted Top Level Domains: Top Level Domains costituiti da termini generici nei quali la registrazione di nomi a dominio di secondo livello è consentita a determinate categorie di soggetti o a persone o entità in possesso di determinati requisiti (es .BANK). STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Opportunità e rischi per i titolari dei marchi derivanti dall’ampliamento delle estensioni generiche STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Opportunità derivanti dai nuovi Top Level Domains generici Per i titolari dei marchi che non hanno presentato una domanda per l’assegnazione di un Top Level Domain corrispondente al proprio segno distintivo, le nuove estensioni generiche possono rappresentare un’opportunità in quanto: i) possono fornire un’alternativa per la registrazione di nomi a dominio laddove le estensioni generiche principali .com e .net siano già occupate da terzi; STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Opportunità derivanti dai nuovi Top Level Domains generici ii) alcune possono essere specificamente riferite al proprio settore di attività, ad es. .CLOTHING per abbigliamento iii) miglior posizionamento nei motori di ricerca; iv) vantaggi in termini di sicurezza per via dell’implementazione dei DNSSEC; STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Rischi derivanti dai nuovi Top Level Domains generici I titolari di marchi possono essere interessati principalmente in due modi dal New gTLDs program: A) Marchio richiesto come New gTLD (dotBRAND); B) Registrazione del marchio come nome a dominio di secondo livello in una delle nuove estensioni (BRAND.NewgTLD). STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Rischi derivanti dai nuovi Top Level Domains generici A) Esempi di marchi richiesti come New gTLD (dotBRAND): .DELMONTE, .COACH, .MERCK, .YELLOWPAGES Presentate opposizioni alle domande da parte dei titolari di marchi identici (Legal Right Objections). STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Rischi derivanti dai nuovi Top Level Domains generici STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Rischi derivanti dai nuovi Top Level Domains generici B) Esempi di marchi registrati come nomi a dominio identici di secondo (BRAND.NewgTLD): livello nei New gTLD CANYON.BIKE IBM.GURU e IBM.VENTURES LUFTHANSA.LAND Ma anche nomi a dominio costituiti dal marchio registrato in combinazione con altre parole, lettere o numeri, che non sono sufficienti ad eliminare il rischio di confusione con il marchio stesso STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Quadro generale degli strumenti di protezione e delle procedure di difesa dei propri diritti in relazione ai nuovi Top Level Domains STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strumenti di protezione dei diritti L’ “Applicant Guidebook” dell’ICANN stabilisce che ogni Registro cui venga assegnato un nuovo Top Level Domain debba prevedere obbligatoriamente determinati meccanismi di protezione dei diritti (Rights Protection Mechanisms (“RPMs”)). Inoltre, ogni Registro può implementare ulteriori strumenti per scoraggiare o impedire registrazioni che violino diritti di terzi (quale ad esempio il Domains Protected Marks List di Donuts). STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strumenti di protezione dei diritti A) Durante le fasi iniziali di ogni nuovo Top Level Domain generico, ogni Registro deve prevedere almeno due strumenti di protezione: i) Una fase di Sunrise riservata alla registrazione da parte dei titolari dei marchi; ii) Un servizio di notifica nel caso di registrazione di nomi a dominio identici ai marchi durante un determinato periodo di 90 giorni, detto di Trademark Claims. Entrambi vengono forniti con il supporto della Trademark Clearinghouse (TMCH) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strumenti di protezione dei diritti (TMCH) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strumenti di protezione dei diritti http://newgtlds.icann.org/en/program-status/sunrise-claimsperiods STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strumenti di protezione dei diritti B) L’ “Applicant Guidebook” dell’ICANN prevede procedure di risoluzione delle dispute in materia di marchi (“Trademark Right Dispute Resolution Procedures”) al fine di consentire ai titolari dei marchi di contestare le violazioni dei propri diritti di privativa poste in essere a seguito del lancio dei nuovi Top Level Domains quale ad esempio la Uniform Rapid Suspension Procedure (URS) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Ulteriori strumenti e strategie di protezione dei diritti nei nuovi TLDs Registrazioni a titolo preventivo/difensivo nelle nuove estensioni di principale interesse Sorveglianza finalizzata ad individuare - non soltanto i nomi a dominio identici - ma anche quelli simili ai marchi, registrati in tutte le nuove estensioni generiche Attività di recupero di nomi a dominio registrati da terzi in violazione di marchi registrati STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Registrazioni a titolo preventivo/difensivo nelle nuove estensioni di principale interesse Individuare i “marchi principali” e i “marchi secondari” Procedere con la registrazione della corrispondenza esatta con il marchio: considerare il trattino (“- “), ma in generale non altre variazioni. Nomi a dominio relativi alle principali promozioni e/ovvero campagne pubblicitarie nei diversi settori e Paesi (secondo le indicazioni del Marketing) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Attività di ricerca e sorveglianza: legenda STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Attività di sorveglianza: General Audit iniziale STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Attività di sorveglianza: monitoraggio mensile STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Piattaforma http://sam.barbero.eu: STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Piattaforma http://sam.barbero.eu STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Piattaforma http://sam.barbero.eu: codice colore ed etichette personalizzate STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Piattaforma http://sam.barbero.eu STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategie di tutela dei nomi a dominio. Agire se: Il nome a dominio è identico ai marchi o la denominazione sociale della società. Il nome a dominio è simile ed idoneo a generare confusione per gli utenti internet rispetto ai marchi o la denominazione sociale della società, in particolare quando è reindirizzato su un sito attivo che faccia riferimento ai suddetti segni distintivi Il nome a dominio è reindirizzato su un sito web con contenuto per adulti STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategie di tutela dei nomi a dominio. Agire se: Il nome a dominio è reindirizzato su un sito web di un’impresa concorrente Il sito web potrebbe creare confusione quanto alla provenienza, affiliazione o supporto del sito da parte del titolare del marchio Il sito web potrebbe arrecare danno alla reputazione del marchio STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Attività di recupero di nomi a dominio registrati da terzi in violazione di marchi registrati nei nuovi TLDs STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 1 Ricerche esaustive sul titolare del nome a dominio al fine di acquisire ogni informazione rilevante, come ad esempio: altri nomi a dominio in capo allo stesso titolare; attività poste in essere dal titolare attraverso siti Internet; decisioni arbitrali nei confronti dello stesso titolare; altre informazioni utili per provare l’eventuale malafede del titolare. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 2 Contatto attraverso una società fiduciaria allo scopo di accertare le intenzioni del titolare in relazione al nome a dominio (in particolare quando il nome a dominio non è utilizzato per un sito attivo). Ogni informazione fornita direttamente dal titolare può essere utile al fine di provare la sua malafede. Quando il primo contatto col titolare del marchio è esperito direttamente dal titolare del nome a dominio, è opportuno rispondere dallo stesso indirizzo richiedendo di fornire spiegazioni, informazioni e l’indicazione di una somma desiderata per la cessione. Quando il corrispettivo richiesto è indicato soltanto sul sito Internet, è preferibile ottenere comunque una conferma diretta da parte del registrante. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 2 Da: Zoe Altman [mailto:emails@syphiumba.com] Inviato: martedì 21 settembre 2010 20:56 A: domains@ferrero.com Oggetto: kinder.com Hi, I am looking for the owner of kinder.com and am hoping that I have the right email address. I have been saddled with the task of finding a domain name that will work for a new venture we are about to undertake. kinder.com has what we are looking for and we wanted to put a formal offer of $600 to purchase the name. If in fact you are the owner and will sell kinder.com we have a serious interest in moving forward. Either way, please let me know. Best Regards, Zoe STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 2 Da: Flytofreedom@aol.com [mailto:Flytofreedom@aol.com] Inviato: giovedì 7 gennaio 2010 10:16 A: (…) Oggetto: Re: VERYVERSACE.INFO Make it 200 and I will transfer it today - thanks STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 2 Da: WORLD DOMAINS (fm POP) [mailto:worlddomains@fastmail.fm] Inviato: mercoledì 10 dicembre 2008 14.47 A: (…) Oggetto: RE: gucciperfumes.com … This company does to not register the domain names for to sell them. We are not understanding how this one was obtained but to assume you are legitimate and will to use for benefit of Gucci then please to be able to transfer to you at our cost which was $200.00. (…) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 2 Da: Bernard Jobé [mailto:bernard@...] Inviato: martedì 27 marzo 2012 21:59 A: Oggetto: Re: prada.be Hi …, 220 euros (+ Sedo fees) and the domain will be yours. Transfer via SEDO :-) Regards Bernard STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 2 STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 2 -----Original Message----From: register@imail.plala.or.jp [mailto:register@imail.plala.or.jp] Sent: sabato 4 marzo 2006 14.50 To: (…) Subject: Re: gucci.cn Importance: High Hello, OK. I'll sell this domain name to you if you really want. How about US$480,000? I think that this is appropriate price. Sincerely, Motoki Hirohama register@imail.plala.or.jp STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 3 Si può prendere in considerazione una negoziazione con l’attuale titolare del nome a dominio – sempre e solo attraverso le società fiduciarie – se: il registrant è titolare di diritti o legittimi interessi sul nome a dominio; il nome a dominio è anche un termine generico; è necessario ottenere una soluzione in tempi brevi; il corrispettivo richiesto dal domain name holder è tutto sommato accettabile (qualora ad esempio non siano disponibili procedure ADR o la somma richiesta è minore o uguale agli out-of-pocket costs). STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 4 Se non è stato possibile/opportuno acquisire il nome a dominio attraverso una società fiduciaria, si dovrà inviare al titolare una lettera di diffida. Circa il 78% dei casi sono risolti con successo in questa fase. In alcuni casi, il titolare che ha ricevuto la diffida trasferisce il nome a dominio alla società fiduciaria per un corrispettivo pari al costo di registrazione. Inviare una diffida è sempre opportuno in previsione di eventuali successive procedure. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio WELLA DN recuperato con successo con diffida “ Da: info@....com [mailto:info@....com] Inviato: domenica 6 maggio 2007 11.32 A: info@studiobarbero.com Oggetto: dominio www.wella-professional.com La presente per comunicarvi che stiamo predisponendo i domini wellaprofessional.com e panten.net ad essere trasferiti. Vi chiediamo di comunicarci i nuovi riferimenti da inserire come adminc per procedere con il trasferimento dei domini in oggetto. L'auth code ci sarà inviato dall'attuale Registrant in 24/36 ore”. www.wella-professional.com STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD VERSACE (former) DN infringement Violazione del marchio VALENTINO DN recuperato con successo con diffida “Da: Manila Industries [mailto:manilaindustries@....com] Inviato: venerdì 5 marzo 2010 19:43 A: INFO - STUDIO BARBERO Oggetto: Re: redvalentino.com (Our Ref.: D0000877 Valentino Spa v. Texas International Property Associates Whoisprotection.cc - Manila Industries, Inc - redvalentino.com) We take trademark matters very seriously, and have no intention of maintaining registrations for domain names that may infringe third party trademark rights. …we have agreed to comply with your request and will transfer the <redvalentino.com> domain name to Valentino, S.P.A.. (“Valentino”). www.redvalentino.com STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio LAVAZZA DN recuperato con successo con diffida www.lavazzablue.fr STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio GUCCI DN recuperato con successo con diffida www.gucciwebshop.com STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD VALENTINO (former) DN infringement Violazione del marchio BOTTEGA VENETA www.redvalentino.com DN recuperato con successo con diffida www.bottegaveneta-shop.net STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio PRADA DN recuperato con successo con diffida www.prada.cz STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio CINZANO DN recuperato con successo con diffida www.cinzano.md STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio APEROL DN recuperato con successo con diffida www.aperolspritz.es STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio IVECO DN recuperato con successo con diffida www.iveco.biz STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio LA ROCHE-POSAY DN recuperato con successo con diffida www.la-rocheposay.net STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio BARILLA DN recuperato con successo con diffida www.barilla.com.ar STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio NUTELLA DN recuperato con successo con diffida www.nutellastore.com STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio NUTELLA DN recuperato con successo con diffida www.nutella.org STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio KINDER DN recuperato con successo con diffida Da: Andrew Reberry [mailto:andrew@... ] Inviato: lunedì 7 gennaio 2013 18:59 A: 'INFO - STUDIO BARBERO' Oggetto: RE: REMINDER - <kinderpinguin.com>, <okinder.com> - Infringement of the Intellectual Property Rights of Ferrero S.p.A. (Our Ref.: D0014106 Ferrero SpA v. HugeDomains.com - kinderpinguin.com, okinder.com) Luca Barbero, We have reviewed your letter and agree with your assessment of the referenced domain names. We have therefore unlocked and prepared this domain for transfer. Domain: KinderPinguin.com Auth: YSQ8HB$5JPME Domain: Okinder.com Auth: H9BQNT8+EATT If you have any questions let us know. www.kinderpinguin.com, www.okinder.com STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Violazione del marchio GUCCI DN recuperato con successo con diffida Da: Yan Huang [mailto:yan@onev8.com] Inviato: giovedì 22 luglio 2010 07:17 A: INFO - STUDIO BARBERO Oggetto: Re: gucci-men.com (Our ref.: D0010548 Guccio Gucci SpA v. ONE V8, LLC - gucci-men.com) There is no longer anything "Gucci" on the website. http://gucci-men.com (…) <gucci-men.com> STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 4 bis Nei casi in cui le violazioni dei diritti di marchio o diritti d’autore venga posta in essere principalmente attraverso i contenuti pubblicati sul sito web corrispondente al nome a dominio, è opportuno inviare una lettera di diffida anche al web hosting provider. STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Sample of Enforcement Strategy – Step 4 bis www.cheapguccibeltsformen.com STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 4 bis (esempio) www.cheapguccibeltsformen.com STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 4 ter Qualora si riesca a provare che le informazioni contenute sull’WHOIS siano non corrette o false, è possibile fare presente tale circostanza all’ICANN che inoltra la segnalazione al Registrar competente per le opportune verifiche. In assenza di tempestive correzioni, il nome a dominio viene sospeso o cancellato http://wdprs.internic.net/ STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 4 ter (esempio) www.versacesportswear.com STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Strategia di recupero – Step 5 Uniform Dispute Resolution Policy, applicabile a tutti i Generic Top Level Domains (.com, .net, .clothing, .bike, .careers, .guru etc.) e a molti Country Code TLDs (.tv, .ag, .ch, .fr, .es, .ro, .to, etc.); Uniform Rapid Suspension System; Altre procedure amministrative obbligatorie adottate per alcuni ccTLDs, come per le estensioni .eu, .co.uk, .it; Procedure legali nei paesi che non hanno adottato la UDRP STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD BENETTON GROUP SpA v Domain for Sale <benettonsportsystem.com> (WIPO Case No. D 2001-1498 – TRANSFER) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD FERRERO S.p.A. v. Dante Ferrarini <ilovenutella.com> (WIPO Case No. D2006-1163 – TRANSFER) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD The Procter & Gamble Company, Tambrands Inc. v. Reserved for Customers, MustNeed.com <tampax.net> (WIPO Case No. D2009-0944 ) Da: Tech Support [mailto:mustneed@gmail.com] Inviato: mercoledì 17 dicembre 2008 20:18 A: (…) Oggetto: Re: Question about tampax.net Thank you very much for your interest in tampax.net. The current price for this domain name is $3000. Is that acceptable with you? Thank you. Best Regards, Lee STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD The Procter & Gamble Company, Tambrands Inc. v. MM/M Morgan <tampax.org> (WIPO Case No. D2009-0237 – TRANSFER) Da: Jim Bob [mailto:wota_man@yahoo.com] Inviato: lunedì 12 gennaio 2009 04:21 A: (…) Oggetto: Re: R: R: I: tampax.org hello 85,000 euro thank you STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Bacardi & Company Limited v. Kitty Lemmer < martini-love.com > (WIPO Case No. D2011-0940 – TRANSFER) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD L’Oréal SA v. Private Registrations Aktien Gesellschaft, Domain Admin <lorealpro.com> (WIPO Case No. D2012-0780 – TRANSFER) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Bottega Veneta International S.A.R.L. v. PrivacyProtect.org and henli, luo xiaojie <bottegavenetaoutlet.net> (WIPO Case No. D2012-0715 – TRANSFER) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Ferrero S.p.A. v. Domains By Proxy, LLC / Vladimir Natchev <kinder-chocolate.com> (WIPO Case No. D2012-2546 - TRANSFER) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Guccio Gucci S.p.A. v. Zhou Guodong <authenticguccihandbags.net> e altri 88 nomi a dominio (WIPO Case No. D2012-0342 – TRANSFER) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Guccio Gucci S.p.A v. Andrea Hubner et al. <borse-gucciborse.com> + 127 domain names (WIPO Case No. D2012-2212 – TRANSFER) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Guccio Gucci S.p.A. v. Wode <all-gucci-japan.com> + 164 domain names (WIPO Case D2013-0632 – TRANSFER) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Guccio Gucci S.p.A. v. Brian E. Nielsen <guccibyhabitjp.org> + 183 domain names (WIPO Case D2013-1919 – TRANSFER) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD Guccio Gucci S.p.A. v. Lin Shi Jiang <allguccisalejapan.com> + 196 domain names (WIPO Case D2013-2164 – TRANSFER) STUDIO BARBERO BARBERO & ASSOCIATES LTD GRAZIE PER L’ATTENZIONE Dr. Luca Barbero STUDIO BARBERO DOMAIN NAMES AND INTERNET CONSULTING Via Tripoli, 104/106 - 10137 Torino, ITALY Tel. +39 349 8847 686 Tel. +39 011 3810600 Fax. +39 011 3810601 http://www.studiobarbero.com luca.barbero@studiobarbero.com Dr. Luca Barbero BARBERO & ASSOCIATES Ltd 18 Cornwall Gardens - suite 5 LONDON SW7 4AW Tel. +44 780 3050843 Fax. +44 780 3053768 luca.barbero@barbero.co.uk http://www.barbero.co.uk
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